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嘉权视角丨专利无效程序中“权利要求的进一步限定”的要求

文/嘉权知识产权|冯剑明

案件回顾

   2017年4月1日开始实施的最新修改的《专利审查指南》中,有关专利无效程序中权利要求修改方式,新增加了对权利要求的进一步限定的修改方式。在最新修改的《专利审查指南》之前,对权利要求的一种可能限定只能是权利要求的合并,合并式修改的最大问题是可能明显不当地缩小权利要求的保护范围,导致专利权人最终无法对其发明创造获得所期望的有效保护。而在最新修改的《专利审查指南》将“权利要求的进一步限定”定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征,以缩小保护范围”,这意味着在采用“权利要求的进一步限定”修改方式时专利权人只需要针对权利要求中存在的缺陷补入能够克服该缺陷的一个或多个技术特征即可,而无须加入其它不必要的技术特征。

 

法律依据

 《专利审查指南》第四部分第三章:
在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

 


 

专业点评

  嘉权专利商标事务所有限公司专利代理人冯剑明认为:《专利审查指南》针对专利无效程序中权利要求修改方式进行修改的初衷:由于先前的《专利审查指南》对专利无效程序中权利要求修改方式限制得非常严格,这可能会导致专利权人无法做出相应合理的修改而面临专利权被宣告无效的风险,特别是在现阶段我国很多专利申请文件撰写质量相对不高的情况下,这方面的问题更加突出,不利于保护真正的发明创造,会大大挫伤国内申请人创新的积极性,因此,才适当放宽专利无效程序中权利要求修改方式的限制。
但专利权人以权利要求进一步限定的方式做出的修改是否应当被接受,还要考虑其他因素。1、在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征,所形成的技术方案是否超出原始公开的说明书和权利要求书的范围,不满足专利法第33条的规定。2、在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征,以此所形成的技术方案是否得不到说明书支持,不满足专利法第26条第4款的规定。由此可见,专利法第33条、专利法第26条第4款应当作为这种修改是否能够被接受的考虑因素。

冯剑明
副总经理专利代理人 诉讼代理人

     冯剑明先生擅长机械领域的专利代理、专利预警分析、无效及侵权诉讼,为客户制订全面的知识产权保护策略,提供专利挖掘与布局、专利申请确权、专利侵权线索的调查及分析等服务;成功服务国内众多知名企业,代理了多项专利无效宣告及专利侵权案件,有效地维护了委托人的合法权益;协助客户进行知识产权专业培训,应邀出席多场政企单位举办的专题会议并担任讲师,提供专业咨询服务,强化企业防范意识。由于其熟悉专利申请、代理流程工作,具丰富的工作经验和技术背景,故常因知识全面、注重细节的优点而深得客户好评。曾获得 “2016年度四星专利代理人”的称号。


(嘉权知识产权)

 

 

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